Propiedad industrial
Suprema impide registrar “E-TRON” para servicios de transporte por similitud con marca “ETRANS” por riesgo de confusión
La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo presentado por E-Trans SpA y dejó sin efecto la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que había permitido a Audi AG registrar la marca “E-TRON” para servicios de transporte. El máximo tribunal concluyó que, en esa clase, el…
La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo presentado por E-Trans SpA y dejó sin efecto la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que había permitido a Audi AG registrar la marca “E-TRON” para servicios de transporte. El máximo tribunal concluyó que, en esa clase, el signo presenta similitudes gráficas y fonéticas con la marca previamente registrada “ETRANS”, capaces de generar confusión entre los consumidores respecto del origen empresarial de los servicios.
El procedimiento se inició por una solicitud de Audi AG para registrar la marca denominativa “E-TRON” en productos de las clases 18, 21 y 25, además de servicios de transporte de la clase 39.
E-Trans SpA se opuso al registro, invocando las causales previstas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039. Sostuvo que “E-TRON” era gráfica y fonéticamente similar a su marca “ETRANS”, registrada para software y distintos servicios vinculados al transporte, organización de viajes, transporte de pasajeros, arriendo de vehículos y reservas.
Audi AG pidió rechazar la oposición, argumentando que ambos signos presentaban diferencias suficientes y que “E-TRON” poseía la distintividad necesaria para ser registrada.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial desestimó inicialmente la oposición. Aunque reconoció que existían coberturas relacionadas, concluyó que las marcas podían distinguirse gráfica y fonéticamente y que no generarían confusión entre los consumidores. Por ello, rechazó tanto la causal de semejanza marcaria como la relativa a un eventual error o confusión sobre el origen o características de los productos y servicios.
E-Trans SpA apeló, pero el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la decisión. El tribunal sostuvo que los elementos “TRON” y “TRANS” permitían diferenciar los signos y agregó que “TRANS” podía entenderse como una abreviación de transporte.
La empresa opositora recurrió de casación en el fondo ante la Corte Suprema, denunciando principalmente una falta de fundamentación en la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial.
En primer término, alegó infracción del artículo 16 de la Ley N°19.039 y del principio de razón suficiente, porque el fallo habría afirmado que existían diferencias entre “E-TRON” y “ETRANS” sin explicar cuáles eran ni por qué permitían distinguir adecuadamente ambas marcas en el mercado. También cuestionó que se calificara “TRANS” como una abreviación de transporte sin justificar esa conclusión.
La recurrente sostuvo, además, que el tribunal había rechazado la causal de irregistrabilidad prevista en la letra f) del artículo 20 sin desarrollar un razonamiento propio ni hacerse cargo de las alegaciones planteadas durante el procedimiento.
En un segundo capítulo, denunció una falsa aplicación de la causal establecida en la letra h) del mismo artículo 20 y reiteró la falta de fundamentación respecto de la causal contemplada en la letra f).
La Corte Suprema recordó que las sentencias deben respetar las reglas de la lógica y, en particular, el principio de razón suficiente, según el cual toda conclusión debe estar respaldada por una fundamentación racional que explique por qué se considera válida.
El máximo tribunal señaló que, en materia de propiedad industrial, la sana crítica constituye el sistema de valoración aplicable, por lo que la motivación de las decisiones resulta especialmente relevante para controlar su legalidad.
Al revisar el recurso de E-Trans, la Corte advirtió que el Tribunal de Propiedad Industrial no desarrolló suficientemente por qué “E-TRON” y “ETRANS” podían coexistir en el mercado pese a las semejanzas alegadas. En especial, cuestionó que la causal del artículo 20 letra f) hubiera sido descartada solo como consecuencia del rechazo de la prohibición prevista en la letra h).
La Suprema constató que el fallo de segunda instancia se limitó a confirmar lo resuelto por INAPI y a señalar brevemente que “TRON” y “TRANS” configuraban signos distintos. Por ello, estimó necesario examinar principalmente la fundamentación de la sentencia de primera instancia que había sido confirmada.
La Corte Suprema concluyó que la sentencia vulneró el principio de razón suficiente al rechazar la causal prevista en la letra f) del artículo 20 de la Ley N°19.039 sin desarrollar una fundamentación específica. El fallo de INAPI se limitó a descartar esa prohibición como consecuencia del rechazo de otra causal de irregistrabilidad, sin hacerse cargo de los argumentos formulados por la empresa opositora.
El máximo tribunal sostuvo que esa falta de razonamiento no podía suplirse con fundamentos correspondientes a una causal distinta y que la conclusión sobre la inexistencia de riesgo de error o confusión carecía del respaldo necesario. El mismo defecto se mantuvo en la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que solo señaló que “TRON” y “TRANS” eran expresiones diferentes sin explicar adecuadamente por qué.
Por ello, la Suprema acogió el recurso de casación al estimar infringidos el artículo 16 de la Ley N°19.039 y el principio de razón suficiente. Como el tribunal de segunda instancia había hecho suyo íntegramente el fallo de INAPI, el vicio de fundamentación también afectó esa sentencia.
La Corte precisó que podía resolver directamente la controversia mediante sentencia de reemplazo, ya que los hechos relevantes estaban establecidos y el error radicaba en la falta de un adecuado razonamiento jurídico. En consecuencia, anuló la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial y consideró innecesario pronunciarse sobre el segundo capítulo del recurso.
En la sentencia de reemplazo, la Corte Suprema mantuvo que las marcas “E-TRON” y “ETRANS” protegían coberturas relacionadas respecto de los servicios de transporte de la clase 39. Al comparar ambos signos desde la perspectiva del consumidor medio, concluyó que existían semejanzas gráficas y fonéticas capaces de generar confusión.
El máximo tribunal destacó que ambas denominaciones comparten el segmento inicial “ETR”, considerado dominante tanto visual como fonéticamente, además de coincidir en la consonante “N”. Las diferencias existentes en “ETRANS”, como las letras “A” y “S”, no fueron consideradas suficientes para otorgar a “E-TRON” una identidad claramente diferenciable. Asimismo, estimó irrelevante el guion de “E-TRON” desde el punto de vista fonético.
Por ello, tuvo por configurada la prohibición de registro contemplada en el artículo 20 letra h) de la Ley N°19.039. También estimó aplicable la causal de la letra f), pues la relación entre los servicios de transporte y la semejanza de los signos podía llevar a los consumidores a creer erróneamente que ambas marcas tenían un mismo origen empresarial.
Sin embargo, la Corte distinguió los servicios de transporte de los demás productos solicitados por Audi AG. Respecto de las clases 18, 21 y 25, correspondientes, entre otros, a artículos de viaje, utensilios domésticos, vestuario, calzado y sombrerería, concluyó que no existía una relación suficiente con las coberturas protegidas por E-Trans que impidiera el registro.
En definitiva, la Corte Suprema revocó la decisión de INAPI solo respecto del registro de “E-TRON” para servicios de transporte de la clase 39 y acogió en esa parte la oposición de E-Trans SpA, al considerar configuradas las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20. En cambio, mantuvo el registro solicitado por Audi AG para los productos de las clases 18, 21 y 25.
