Suprema rechaza registro de “MR MERCADORAPID” por similitud con MercadoLibre

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo deducido por MercadoLibre Chile Limitada y rechazó el registro de la marca mixta “MR MERCADORAPID”, solicitada para distinguir servicios de la clase 35, al estimar que el signo presenta similitudes gráficas y fonéticas relevantes con las marcas previamente registradas por la empresa de comercio electrónico.

La solicitud buscaba proteger la marca mixta “MR MERCADORAPID” para servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia, ventas por internet de productos y artículos de las clases 1 a la 34, importación, exportación, organización de exposiciones y eventos con fines comerciales, compilación y sistematización de datos, elaboración y verificación de cuentas, ventas en pública subasta y otros servicios de la clase 35.

MercadoLibre Chile Limitada se opuso al registro, invocando sus marcas previas “MERCADO LIBRE”, “MERCADO ENVÍOS”, “MERCADO PUNTOS”, “MERCADO PAGO” y “MP MERCADOPAGO”, entre otras, también registradas para servicios de la clase 35. Sin embargo, el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición y acogió el registro solicitado. Esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Contra dicha sentencia, MercadoLibre recurrió de casación en el fondo ante la Corte Suprema. En su recurso alegó la infracción del artículo 16 de la Ley N°19.039, sosteniendo que el fallo impugnado vulneró las reglas de la sana crítica al confirmar el registro sin efectuar un análisis pormenorizado de los antecedentes relativos al riesgo de confusión.

La recurrente sostuvo que durante toda la tramitación de la oposición acompañó antecedentes suficientes para demostrar que el signo pedido era confundiblemente similar a sus marcas registradas y que ambas estaban destinadas a servicios relacionados u orientados a la misma prestación. A su juicio, si el tribunal hubiera valorado correctamente la prueba, debió concluir que la marca solicitada no cumplía con los requisitos legales para su registro, especialmente por el riesgo de confusión frente a los consumidores.

MercadoLibre también afirmó que la sentencia impugnada infringió principios lógicos vinculados a la sana crítica, como los de no contradicción, razón suficiente, identidad y tercero excluido. Sostuvo que el fallo carecía de coherencia entre los antecedentes del proceso y la valoración efectuada, pues se limitó a realizar una comparación formal de las marcas, sin explicar cómo podía concluirse que el signo pedido era distinto y no induciría a error, pese a que, según la recurrente, buscaba asimilarse a las marcas del oponente.

Como segunda causal, denunció la infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley N°19.039. Argumentó que las marcas en conflicto presentaban similitudes gráficas, fonéticas y figurativas que impedían su coexistencia en el mercado, ya que el signo solicitado reproducía la estructura de las marcas previas de MercadoLibre. En particular, destacó que todas compartían el elemento “MERCADO” y que los segmentos adicionales, como “LIBRE” en la marca registrada y “RAPID” en el signo pedido, no eran suficientes para eliminar la semejanza derivada de esa parte común.

La empresa añadió que el signo solicitado incorporaba una etiqueta que usaba uno de los colores característicos de su negocio, el azul, y la misma tipografía de sus marcas conocidas. También sostuvo que “MR MERCADORAPID” pretendía identificar una plataforma electrónica de comercialización de productos, el mismo rubro en que MercadoLibre es ampliamente reconocido.

Desde esa perspectiva, la recurrente advirtió que los consumidores podrían creer erróneamente que “MERCADORAPID” era una plataforma vinculada a MercadoLibre o una variación válida de su familia de marcas. Recalcó que su sitio web www.mercadolibre.cl es ampliamente identificado por los consumidores y que ha construido una familia de signos en torno a la palabra “MERCADO”, posicionados en el mercado general y, especialmente, en internet, como marcas famosas y notorias.

MercadoLibre también alegó identidad o estrecha relación de coberturas. Señaló que su marca “MERCADO LIBRE” protege servicios de reagrupamiento de productos diversos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a través de redes informáticas mundiales, mientras que “MR MERCADORAPID” pretendía distinguir servicios de reagrupamiento de mercaderías y ventas por internet de toda clase de productos. A su juicio, esa coincidencia demostraba un riesgo cierto de confusión, pues los consumidores podrían creer que se trataba de un nuevo servicio de MercadoLibre.

La Corte Suprema comenzó su análisis recordando que el recurso se fundaba en la eventual infracción de los artículos 20 letras f) y h), y 16 de la Ley N°19.039. Para resolver, tuvo presente que los jueces de instancia habían descartado las causales de irregistrabilidad por estimar que los signos eran diferentes y que no existía riesgo de confusión entre el público consumidor respecto de los servicios o de su procedencia empresarial.

El máximo tribunal citó el artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial, que impide registrar marcas que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, incluidas aquellas de distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen conexión. También recordó la letra h) del mismo artículo, que prohíbe registrar signos iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otros ya registrados o solicitados con anterioridad para productos, servicios o establecimientos idénticos o similares, de la misma clase o clases relacionadas.

La Corte razonó que, en un proceso de oposición de marcas, debe evaluarse comparativamente los signos en conflicto. Para ello, indicó que los criterios del derecho marcario exigen considerar la apreciación global de la marca, la primera impresión que produce en el público consumidor y el elemento relevante o principal del signo.

Asimismo, sostuvo que debe analizarse la relación de coberturas, lo que supone examinar los ámbitos de protección de las marcas enfrentadas, no solo desde la clase solicitada, sino también desde la descripción específica de los productos o servicios amparados. Agregó que, cuando existe conexión entre los servicios, se está ante una excepción a la regla de especialidad marcaria, lo que puede llevar a negar protección al signo pedido. Ese examen debe considerar factores como la finalidad y naturaleza de los bienes o servicios, sus canales de comercialización, sus consumidores, el sector del mercado al que pertenecen y si las empresas actúan en rubros o áreas competitivas.

Aplicando esos criterios al caso concreto, la Corte Suprema concluyó que las diferencias mínimas entre las marcas no bastaban para descartar el peligro de confusión, especialmente si existía relación de coberturas. Señaló que la similitud de los signos es un elemento relevante para determinar la posibilidad de confusión gráfica, pues mientras más parecidos sean, mayor es la probabilidad de que el público se equivoque sobre su origen empresarial.

Para el máximo tribunal, la única diversidad relevante entre el signo pedido y las marcas previamente registradas consistía en sustituir las expresiones “ENVÍO” o “LIBRE” por “RAPID”. Esa diferencia, estimó, generaba un claro peligro de confusión, porque se trataba de signos cuasi idénticos, que se distinguían únicamente en aspectos menores y que se encontraban al límite de la identidad.

La Corte agregó que también existía un absoluto conflicto de coberturas, dado que las marcas en disputa individualizaban servicios de la clase 35. Por ello, la sola diferencia de una palabra entre la marca solicitada y las registradas con anterioridad no generaba un signo suficientemente distintivo, ya que la similitud gráfica y fonética derivaba en una cuasi identidad y hacía presumible el peligro de error o confusión.

En consecuencia, el fallo estimó configurada la infracción del artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. La Corte sostuvo que el Tribunal de Propiedad Industrial no aplicó correctamente esas normas en un caso expresamente previsto por el legislador, lo que condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.

Atendido lo anterior, el máximo tribunal consideró innecesario pronunciarse sobre la infracción al artículo 16 de la Ley N°19.039, relativo al sistema de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica. Explicó que lo discutido no era una cuestión fáctica, sino jurídica, referida a la existencia de motivos de irregistrabilidad por posibilidad de confusión, lo que debía resolverse mediante la ponderación de las características de las marcas enfrentadas.

Por esas razones, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por MercadoLibre Chile Limitada, anuló la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial y dictó sentencia de reemplazo.

En la decisión sustitutiva, el máximo tribunal revocó la resolución que había rechazado la oposición de MercadoLibre y, en su lugar, acogió dicha oposición en todas sus partes. En consecuencia, rechazó definitivamente el registro de la marca mixta “MR MERCADORAPID”, solicitada para distinguir servicios de la clase 35.

La sentencia de reemplazo añadió que las similitudes gráficas y fonéticas entre la marca solicitada y las marcas de MercadoLibre eran manifiestas, pues compartían casi íntegramente sus elementos y la misma cobertura. Por ello, de concederse el signo pedido, podían generarse confusiones, errores o engaños respecto de la procedencia empresarial de los servicios.

La Corte también consideró que la conducta de la solicitante constituía un atentado contra la competencia leal y la ética mercantil, al no tratarse de una simple coincidencia marcaria, sino de una imitación de una seña ajena. Para arribar a esa conclusión, tuvo en cuenta la comparación de denominaciones cuasi idénticas y que MercadoLibre logró demostrar durante el juicio el uso anterior de sus marcas, así como su fama y notoriedad.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº92.096-2021 y de reemplazo.