Acción de cancelación de marcas por no uso en Chile entrará pronto en vigencia, por Francisco Carey, Fernando García y Catalina Aldunate

El 9 de mayo de 2022 entró en vigencia en Chile la reforma a la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial que incorporó, entre otras modificaciones relevantes, la obligación que pesa sobre los titulares de registros marcarios en orden a utilizar tales marcas para no verse expuestos a la cancelación de sus registros. De acuerdo con tal reforma, a partir del próximo 9 de mayo de 2027, se encontrará disponible la acción de cancelación por falta de uso respecto de aquellas marcas registradas o renovadas a partir del 9 de mayo de 2022, por haberse cumplido el plazo legal de cinco años desde su concesión o renovación.

La nueva normativa introdujo en la legislación chilena un mecanismo largamente esperado en materia marcaria, por cuanto la obligación de uso como condición de vigencia del registro representa el estándar generalizado en el contexto internacional. De este modo, existirá la posibilidad de solicitar la cancelación total o parcial de un registro de marca cuando, transcurridos cinco años desde su concesión, ésta no haya sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional para distinguir los productos o servicios para los cuales fue concedida, o cuando dicho uso se haya suspendido ininterrumpidamente por el mismo período.

Principales aspectos

La acción de cancelación por no uso considera, entre otros, los siguientes aspectos principales:

• La cancelación puede ser total o parcial. En consecuencia, si la marca ha sido usada únicamente respecto de algunos de los productos o servicios cubiertos por el registro, la cancelación podrá limitarse a aquellos productos o servicios respecto de los cuales no se acredite uso real y efectivo en Chile.

• La carga de acreditar el uso corresponde al titular del registro. El uso efectivo podrá probarse mediante cualquier medio de prueba admitido por la Ley N°19.039, sin que exista a la fecha claridad con relación a la cantidad y naturaleza de la prueba que será considerada suficiente por la autoridad.